Los 9 cambios propuestos a la Ley de Propiedad Industrial en materia de patentes

Marcos Morales

Con la tramitación de la Ley Corta de Propiedad Industrial Chile se acerca a los cambios más importantes en las últimas décadas en materia de protección de marcas y patentes. Cabe recordar que desde su ingreso al Congreso Nacional en octubre de 2018 el proyecto de ley que busca modificar la actual ley N° 19.039 de Propiedad Industrial y otros cuerpos legales ha avanzado sin contratiempos. El Ejecutivo ha dado “urgencia suma” a este proyecto, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en las últimas etapas de análisis ante el Senado, por lo que se espera que sea promulgado como ley de la República en un breve plazo.

En este artículo examinaremos las principales en materia de tramitación de patentes, donde existen al menos nueve importantes cambios que el mercado debe asimilar y aprovechar las nuevas oportunidades que suponen.

1. Incorporación de la patente provisional
Mientras un inventor perfecciona un nuevo producto o procedimiento, la actual normativa no le permite ningún tipo de “reserva” provisoria de su invento. El proyecto soluciona la omisión mencionada y faculta a quien aún no cumpla con todos los elementos de presentación de una solicitud de patente, para presentar una solicitud “provisional”. Dicha solicitud confiere un derecho de prioridad por el término de un año para presentar la solicitud de patente definitiva, cuyo plazo de vigencia se contará desde la fecha de presentación de la solicitud provisional.

2. Nueva acción de usurpación de patente
El proyecto establece una nueva acción de usurpación de patente, mediante la cual se busca proteger al inventor o su legítimo titular para demandar a quien obtuvo la patente sin tener derecho a ello, a fin de obtener la transferencia del registro y solicitar además la correspondiente indemnización de perjuicios. La ley en vigor sólo permite demandar la nulidad de una patente, sin establecer indemnizaciones y dejando al inventor o su legítimo titular sin la posibilidad de proteger el invento usurpado. Más aún, alejándose de las reglas generales sobre prescripción de acciones, el proyecto establece que esta acción podrá ejercerse durante toda la vigencia del registro de la patente.

3. Limitaciones al derecho de patente
La ley actual no dispone limitaciones ni excepciones a los derechos de propiedad industrial, que se adecúen a los estándares internacionales, razón por la cual el proyecto introduce una serie de limitaciones a los derechos conferidos. Dentro de estas limitaciones están los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales, aquellos realizados por motivos exclusivamente experimentales, la preparación de medicamentos bajo receta médica para casos individuales, entre otros.

4. Nuevo procedimiento de depósito de dibujos y diseños industriales
El registro de dibujos y diseños industriales está sometido actualmente al mismo procedimiento de registro que las patentes de invención, lo que se traduce en una subutilización del sistema por parte de los diseñadores, quienes requieren procedimientos más ágiles y expeditos. Por ello, el proyecto crea un “procedimiento abreviado” de obtención de un “certificado de depósito”. En dicho procedimiento no se realiza un examen de fondo, aunque igualmente éste puede ser requerido con posterioridad por cualquier tercero o por el propio solicitante. Este certificado de depósito dará a su titular una fecha cierta para verificar, en un eventual examen, el cumplimiento de los requisitos substantivos. Sin embargo, no habilita al titular para ejercer acciones contra terceros, mientras no se haya practicado y aprobado el examen conforme al procedimiento general de registro.

5. Aumento del plazo de vigencia de dibujos y diseños industriales
El período de protección de los diseños y dibujos industriales, actualmente de 10 contados desde la fecha de la solicitud, se aumenta en el proyecto por hasta 15 años.

6. Restauración del derecho de prioridad
En la actualidad, si una solicitud de patente se presenta en Chile una vez expirado el plazo de un año desde su presentación en el país de origen, se pierde el derecho de prioridad. El proyecto permite al solicitante requerir la “restauración” de dicho derecho dentro de los dos meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para reivindicar la prioridad.

7. Incorporación de pago de anualidades para tasas de patentes
En la legislación actual, los derechos o tasas por el registro de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, deben ser pagados por períodos de 5 ó 10 años. Esto hace que los titulares deban pagar una tasa por un largo período de tiempo, pudiendo ocurrir que posteriormente pierdan interés en su protección. Para solucionar esta situación, el proyecto permite la opción de pagar tasas completas o bien tasas anuales (“anualidades”) a contar de la segunda mitad de vigencia del derecho.

8. Tasa adicional por volumen de hojas en solicitudes de patentes de invención
El Proyecto introduce un cobro especial, no existente hasta ahora, para las solicitudes de patente de invención que excedan de 80 hojas, en cuyo caso se deberá pagar una tasa adicional equivalente a 1 unidad tributaria mensual (aprox. USD 65) por cada 20 hojas adicionales o fracción.

9. Límite de plazo para las protecciones suplementarias
La ley en vigor establece un plazo y un procedimiento para solicitar la extensión de la vigencia de una patente, cuando en su tramitación haya existido una demora administrativa injustificada y el plazo en el otorgamiento de la patente hubiese tardado más de 5 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años contados desde el requerimiento de examen pericial, cualquiera de ellos que sea posterior. El proyecto reduce a 60 días el plazo para solicitar la protección suplementaria, que actualmente es de 6 meses, y además dispone que no se podrá conceder un término de protección suplementaria superior a cinco años.

 
* Marcos Morales Andrade es abogado de la Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho Privado de la U. de Chile y tiene estudios de especialización en Intellectual and Industrial Property Training Institute (IIPTI) de Corea del Sur, en la U. Robert Schuman de Estrasburgo y en la U. de Londres. Actualmente es abogado senior en ClarkeModet Chile. Fue director de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (grupo chileno de la AIPPI).

 
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