Novedades para las marcas comerciales en Chile

Javiera Badilla

Chile sigue siendo hasta ahora, uno de los pocos países del mundo que no considera el uso real y efectivo de una marca comercial como requisito para su registro, mantenimiento o renovación. Algo presente en casi todas las legislaciones extranjeras y cuya ausencia en el país, ha permitido el uso abusivo de derechos o registros “de papel” por parte de titulares que los usan para bloquear a competidores o a terceros que quieren entrar al mercado, llegando incluso a inscribir marcas nacionales o extranjeras para su posterior reventa.

Nuestra legislación en materia de marcas se había quedado en el pasado y los intentos por modernizarla llevaban demasiado tiempo en discusión y entrampados en el Congreso.

La buena noticia es que, finalmente, fue aprobado y publicado en el Diario Oficial (fechado el 5 de julio de 2021), el proyecto de Ley boletín N° 12.135-03 que había ingresado al Congreso en octubre de 2018, y que modifica la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, la ley N° 20.254 (que Establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial) y el Código Procesal Penal.

Esta es la denominada “Ley Corta”, vio luz gracias al impulso y aprobación rápida de otro proyecto de ley: el Protocolo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas unificado, que permitió aprovechar la instancia para hacer ver a nuestros connotados legisladores que la modernización de nuestra Ley de Marcas requería aprobación urgente.

La Ley Corta (21.355), que modifica la Ley de Propiedad Industrial (19.039), se encuentra ahora a la espera de que se publique su reglamento, para entrar en vigor dentro del plazo de 6 meses. Esto significa que, comenzaremos un feliz año nuevo 2022 con ley renovada y con el deber de adecuarnos a las nuevas disposiciones, no solo los abogados que asistimos a nuestros clientes en el registro de sus marcas, sino también la Oficina de Marcas de Chile (INAPI), lo mismo que los usuarios y titulares. Todos nos enfrentaremos a nuevas disposiciones que cambiarán y modernizarán la cultura de registros de marcas que existía hasta hoy en Chile.

Usar, antes de actuar. Entre los cambios fundamentales que hace la Ley Corta en materia de marcas, está la opción de demandar la caducidad (o nulidad) de las marcas que no hayan sido usadas real y efectivamente, transcurridos 5 años, para los productos o servicios registrados; esto, incluso si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo, dentro del territorio nacional. La posibilidad de solicitar la caducidad a quien detente un interés legítimo vía directa o reconvencional (cuando un solicitante es demandado), se hace al fin una realidad. El nuevo panorama hará que quienes demandan a nuevos solicitantes por marcas similares a sus registros, lo hagan éticamente, reprimiéndose de obstaculizar la marcas de legítimos emprendedores, so pena de salir trasquilados y perder su marca cuando no la usen.

Genericidio Marcario. También, se consagra una institución ya vieja en el mundo, la caducidad por genericidad sobrevenida, que ocurre cuando una marca extremadamente famosa pierde su distintividad por ser ampliamente usada como sinónimo de una actividad o de un producto. Así, se consagra la caducidad de los registros de marcas cuando hayan perdido su fuerza o capacidad para distinguir el producto o servicio al cual se aplique, o cuando su titular ha tolerado que se transforme en la designación usual de un producto o servicio para el cual está registrada. El uso generalizado o vulgarización de las marcas ha sido reconocido como causal de caducidad en casi todos los países, llevando a marcas como Thermos, Aspirin o Kerosene, a ser declaradas genéricas. En Chile, existen hoy muchas que se usan genéricamente por la población, por lo que veremos qué sucede a futuro con ellas.

Nuevos tipos de marcas. Asimismo, al fin en Chile podremos registrar marcas olfativas y formas tridimensionales, gracias a que la ley amplió la definición de marca, que se limitaba sólo aquellas “susceptibles de representación gráfica”. Así, por ejemplo, quienes inventen botellas de perfumes con formas originales o usen algún olor especial para distinguir sus tiendas, podrán registrarlas como un activo de su empresa. En el mundo, destacan empresas como Singapore Airlines, que protegió una fragancia de su identidad como registro de marca o las tiendas como Verizon, que registraron su marca olfativa Flowery Musk Scent.

Tras las rejas por falsificar. Aunque EE.UU. aún nos mantiene en su “Priority Watch list” o lista negra de Propiedad Intelectual, finalmente, se consagra el delito de falsificación marcaria, como figura legal específica, abarcando tanto a quienes realizan la falsificación como a quienes comercializan productos que ostentan marcas falsificadas. Se establece una pena privativa de libertad, que va desde 61 días a 3 años y 1 día, junto con penas de multa y opción para indemnización de suma única compensatoria hasta 2000 UTM (Unidad Tributaria Mensual). Ello será fundamental para realizar la observancia de los derechos de marcas y, por último, para crear una cultura de respeto a las mismas, en una economía donde se fabrican productos en masa y los servicios son cada vez más diversificados.

Libres de impuestos territoriales. Otro aspecto relevante es que se elimina la categoría de Establecimiento Comercial e Industrial, que requiere pago amplio de impuestos por clase y por región solicitada, permitiéndose a los dueños de registros en estas categorías el reemplazo de estas por servicios afines de la clase 35, que pagan un solo impuesto y otorga protección en todo el territorio de Chile. Aunque este cambio ya venía haciéndose en la práctica, esta es una muy buena noticia para quienes estén estableciendo tiendas y locales comerciales, pues al usar la inscripción de su marca para servicios de venta de productos en una clase, tendrán amplia protección en todas las regiones del país.

Marcas Sectoriales. Chile es país de amplios recursos naturales y artesanos, los que bien organizados pueden crear servicios y productos con características especiales de producción cuya propaganda le permite tener un valor agregado y un sello “made in Chile”. La ley incorpora ahora una regulación más extensa para las “marcas colectivas” y “marcas de certificación”, para dar valor a marcas que designan estas características, fomentándose el registro de este tipo de marcas, y facilitando la política ya existente. Ejemplos de certificación son las marcas “manos de Isla Negra” de los artesanos de la zona, “sabor limachino” de los tomates producidos en la zona o “Capital del mimbre” para los artesanos de Chimbarongo.

Todas estas modificaciones que he mencionado, en el ámbito de las marcas comerciales, se acompañan además de algunos aspectos procedimentales que facilitarán la tramitación de las marcas y se enmarcan en una agenda política que ha llevado por años el Estado chileno para modernizar la propiedad intelectual y cumplir con los acuerdos de libre comercio que establecen estándares de protección en esta materia.

La consagración del uso de la marca como requisito fundamental para el mantenimiento y ejercicio de un derecho marcario, permitirá tener un sistema registral con marcas efectivamente usadas, impidiendo los bloqueos y oposiciones de terceros a nuevos actores que quieren surgir y han trabajado para la creación de una marca, poniendo fin a litigios innecesarios y racionalizando su propiedad.

Sin duda, Chile es un país que hoy más que nunca debe incentivar el desarrollo de sus pymes y la igualdad de condiciones para los inventores, creadores y emprendedores. Por ello, las nuevas disposiciones de la Ley serán fundamentales para incentivar el desarrollo comercial, la inversión y la innovación. Las marcas comerciales son, en definitiva, la expresión de una realidad; son un activo muy importante, que permite a una empresa o rubro dar una información fidedigna a los consumidores del origen y calidad de los productos o servicios que ofrece. Debido a esto, el cambio da sentido a los principios fundadores de la propiedad industrial y, en específico, a este derecho tan importante, beneficiando a todos los sectores para una libre y sana competencia.
 

Javiera Badilla Véliz es abogada de la Universidad de Chile; socia de Beytia Badilla Davis; magíster en derecho internacional (LL.M.) Inversiones, Comercio y Arbitraje, Universidad Heidelberg–U. de Chile; diplomada en “Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual”, U. de Chile. Miembro de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual (ACHIPI), de la International Trademark Association (INTA) y de Licensing Executive Societi International Chile (LES Chile).