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lunes, 8 de marzo de 2021

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Las marcas de fantasía

“En la doctrina existen diversas clasificaciones de marcas que se basan en distintos criterios, según el contenido conceptual o aproximación al producto, las marcas se clasifican en marcas sugestivas, arbitrarias y de fantasía”.

Marietta Flores - 16 febrero, 2021

marcas tridimensionalesMarietta Flores

En la doctrina existen diversas clasificaciones de marcas que se basan en distintos criterios, según el contenido conceptual o aproximación al producto, las marcas se clasifican en marcas sugestivas, arbitrarias y de fantasía.

Este grupo de marcas, además de su contenido conceptual, que varía según el tipo de marcas, también suelen diferenciarse por el grado de distintividad que cada una posee, por esto es que algunos autores las clasifican según su nivel de distintividad.

Así tenemos a las marcas sugestivas que son signos que sugieren o evocan de manera indirecta alguna idea acerca de las características o propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir, sin llegar a describirlos. Aquí puede mencionarse por ejemplo a la marca “Nescafé” para distinguir el producto café.

Por otro lado, las marcas arbitrarias son signos que tienen un significado conocido por el consumidor, pero que no tienen relación con el producto o servicio que distinguen. En este caso, por ejemplo, tenemos a la marca “Cielo” para distinguir aguas de mesa o el caso de la famosa marca “Apple” -cuyo significado en inglés es manzana- que distingue computadoras.

Finalmente, las marcas de fantasía son signos creados o inventados gracias al ingenio de su autor con el fin de constituir exclusivamente una marca. Se trata de signos sumamente originales, que no tienen significado alguno y no guardan relación alguna con el producto o servicio que se pretende distinguir con ellos, tal es el caso de la famosa marca “Kodak” que distingue equipos fotográficos. Por esta razón es que tanto en doctrina como en jurisprudencia se alude a que estos signos poseen un nivel elevado de distintividad.

Se dice que para el caso de las marcas de fantasía existe un mayor esfuerzo de su creador, un verdadero proceso imaginativo y creativo que lo impulsa a crear un signo que constituya marca, por lo que gozan de un mayor poder distintivo. A pesar del esfuerzo del creador, también resultará difícil imponerla en el mercado con el fin de que los consumidores la recuerden y la asocien al producto o servicio que distingue, pero el esfuerzo dará recompensas ya que una vez la marca se posicione en el mercado será difícil que el público en general no la reconozca o recuerde por el hecho de ser original o novedosa.

Así, Otamendi –Derecho de Marcas, LexisNexis, Buenos Aires, 2003- señala que: “La elección de una marca no siempre es una tarea fácil y hay empresas que antes de hacerlo analizan las reacciones en el público de varias alternativas. La elección de una marca de fantasía requiere esfuerzos para imponerla en el mercado y lograr que el público se habitúe a ella y la recuerde. Cuanto mayor sea la fantasía de la marca más difícil será imponerla. Una palabra que se usa en el lenguaje de todos los días será más fácilmente recordada por el público. Sin embargo, aquello que requiere el mayor esfuerzo dará un mejor premio. La marca de fantasía, por su unicidad, gozará por lo general de un mayor poder distintivo. Es más probable que una misma palabra con significado sea elegida por distintas personas para distinguir diferentes productos que una palabra de fantasía. Muchas marcas están formadas, o contienen, las palabras “Sol”, “Estrella”, “Rayo”, pero no serán sin duda muchos los que utilicen en el mundo marcas como “Lee”, “Lux”, “Pepsi”, “Ford” o “Nestlé”. Cuando oímos estas marcas sabemos no sólo de qué producto se trata sino también quién es su fabricante. En cambio, cuando oímos las citadas antes no estamos seguros del producto en cuestión porque hay varios productos diferentes de distintos orígenes que llevan esas marcas”.

Por llevar ese esfuerzo adherido que tanto trabajo le ha costado a su creador y la elevada aptitud distintiva, es que estas marcas merecen mayor protección que otro tipo de marcas. De allí, que cuando se realiza el examen comparativo entre signos para determinar si los mismos son semejantes e inducen a confusión al consumidor, es que se toma como criterio el carácter arbitrario o de fantasía del signo.

Ahora bien, cuando se compara signos de fantasía o cuando uno de los signos ya sea el solicitado o el registrado es de fantasía, no cabe compararlos a nivel conceptual, porque el signo de fantasía no tiene un significado por lo que será difícil determinar si existen semejanzas conceptuales entre los signos, para ello será necesario utilizar los otros criterios como la semejanza fonética o gráfica para determinar si se parecen y confunden.

Al respecto, Fernández Novoa –Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, 2004- señala que: “las marcas denominativas caprichosas o de fantasía carecen de significado propio, de ahí que al no evocar un concepto determinado en el lenguaje, resulta imposible la comparación conceptual”.

Por otro parte, existen casos de signos conformados por palabras en idioma extranjero, éstos son considerados como signos de fantasía, si su significado no es de conocimiento común por el público consumidor, por lo que corresponde su registro. Pero si el significado de la palabra o palabras en idioma extranjero son de recuerdo o uso generalizado no pueden ser registrados como marcas, más aún si guarda relación con el producto o servicio que pretende distinguir.

Así lo establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial en el proceso 113- IP-2008: “los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no son parte del conocimiento común son considerados como signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. No serán registrables dichos signos si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos que se pretende identificar”.

Según reiterada jurisprudencia, existen tres supuestos en los cuales un término en idioma extranjero es considerado como descriptivo: si es una denominación en idioma extranjero que ha entrado a formar parte del idioma castellano, si es entendida por el público, o es necesario su uso en el comercio de importación o exportación. Sin embargo, los signos en idioma extranjero que a pesar de que contengan términos de uso común pero que incluyan otros elementos que le otorguen distintividad, podrán acceder al registro sin problemas

* Marietta Flores es especialista en el área de derecho de la propiedad intelectual de OMC Abogados & Consultores, donde tiene a su cargo la coordinación, con agentes internacionales, de todo el procedimiento relacionado con el registro de una marca o patente fuera de la jurisdicción peruana.
 
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